首頁 > 新聞資訊 > 資訊詳情頁
創造性審查意見答複之降龍十八掌
來源:裕陽 2019-11-01 10:59:56 閱讀(602)
摘要:裕陽絕密武林秘籍,助您在答複之路上所向披靡

專利的創造性答複是專利代理工作中最具有挑戰性的一項工作之一,在答複的過程中會遇到各種問題,沒有一種方法能一勞永逸地解決所有的答複問題,這就如同金庸筆下的武俠江湖,高手層出不窮,沒有一種功夫敢號稱天下第一。


但是,在諸多武功秘籍中,降龍十八掌作爲金庸武俠中前十的武功秘籍還是公認的,今天我們也來叨叨創造性審查意見答複的“降龍十八掌”。 


但首先需要說明的是,創造性審查意見答複的“降龍十八掌”也不是萬能的,僅針對苦苦找不出答複點時采用的一種思維模型。


如果让一个内力很弱甚至没有内力的人来使(比如几乎没有答复经验的代理人),就只能发挥其1% 的威力,但如果你本身是一个内力雄厚的内家武者(对三步法有较为清晰的理解,对答复的观点能进行有理有据有逻辑的阐述),我相信会让你如虎添翼。


創造性審查意見答複的“降龍十八掌”基于最基本的“三步法”展開,因此在正式展開“降龍十八掌”的武功秘籍之前,先對“三步法”的基本方法進行回顧(審查指南裏所謂的三步法包括3個大步,其實包括4個小步):



1確定最接近的現有技術,作爲對比文件1;

2比較本專利申請(權利要求1)和最接近的現有技術(對比文件1),確定區別技術特征;

3根據區別技術特征確定本專利申請實際要解決的技術問題;

4判斷區別技術特征是否是公知常識,或者該區別技術特征是否被其他對比文件公開;若該區別技術特征是公知常識,或者該區別技術特征被其他對比文件公開,則確定該區別技術特征在公知常識或現有技術中的作用是否與其在本專利申請中的作用相同;若相同,則具有技術啓示,沒有創造性。


因此本套 “降龙十八掌”的18式分别针对这四个步骤进行一一拆解,见招拆招。



針對步驟1:第一式


第一式——亢龍有悔


從最接近的現有技術與本申請領域不同突破


一般來說,最接近的現有技術這一點很難找到答複突破點,但如果發現最接近的現有技術和本發明的應用領域不同,那麽機會來了。爲什麽呢?


最接近的現有技術,一般來說是與本專利申請的發明技術領域相同,所要解決的技術問題技術效果或者用途最爲接近和/或公開了本專利申請的技術特征最多的現有技術。


如果审查员不以相同技术領域的对比文件作为最接近的現有技術,找到的却是與本專利申请的技术領域不一致的,但公开了本專利申请的技术特征最多的、要解决的技術問題类似的现有技术,其实這意味著在要求保護的技術領域中,本專利申請的技術方案應該是具有開創性的。


因此,答辯者可以重點圍繞最接近的現有技術本專利申請的技術領域的不同展开。同时由于两个技术領域的不同,哪怕被认为是类似的要解决的技術問題和技术手段它也会有所区别。由此可知,区别技术特征的认定往往也会有问题,若答辩者能够从上述几点进行答复,一般都能一招必胜。



針對步驟2:第二式到第五式


第二式——飛龍在天


對比文件1是否構成一個完整的方案


审查员查找的对比文件1,有可能是论文,也有可能是包含多个实施例的專利文献。当审查员将本專利申请(权利要求1)和最接近的現有技術(对比文件1)进行对比时,可能会忽略单一方案对比原则,将本專利申请和对比文件1中出现的所有技术特征进行比较,从而导致区别技术特征很少。


因此對于將本專利申請和對比文件1的全文進行比較時,需要重點關注對應的特征是否屬于不同的實施例,是否能結合成一個完整的方案。如果我們能進一步地發現屬于不同實施例的幾個特征存在矛盾,不可能結合成一個方案,那樣勝利的曙光就出現了。


第三式——見龍在田


審查員是否對于技術特征的理解出現了偏差


由于不同的專業背景的限制,審查員也不可能對于審查的每一個領域都了如指掌,因此遇到一些特有的詞彙時,有可能會造成誤解,將其理解爲一個通用的含義,或者通用的作用,從而認爲本專利申請的特征和對比文件1的特征兩者“相當于”。但可能在專利申請對應的技術背景下,其實這個詞指代的是其他的含義,或者在此有獨特的作用,可能就是本發明的創新點。如果能發現審查員對于技術特征的理解出現了偏差,機會來了。


第四式——鴻漸于陸


審查員是否忽略掉了一些特征


審查員在比較本專利申請(權利要求1)和對比文件1時,尤其是一些比較複雜的權利要求時,可能會忽略權利要求1的一部分特征,例如限定詞、連接關系或順序等,僅僅對于主幹的特征進行評述。但很多時候,專利申請的發明點往往體現在這種限定詞、連接關系或順序上,因此當發現審查員忽略了部分特征,也是我們答複的機會。


第五式——潛龍勿用


特征的拆分是否合理


不同的特征拆分会对于整个方案有不同的理解,会导致不同的技術效果。因此我们要重视特征的拆分。


审查员往往会将本專利申请的技术特征拆的很细,每一个技术特征只要在对比文件1中出现,就认为不是區別技術特征。但很多情况下拆分很细的单独的子特征是解决不了技術問題的,需要幾個子特征相結合才能解决技術問題,那对应的几个子特征就不能拆分。


接下來,我們從三個情形分析什麽情況下這些不能拆分的子特征是區別技術特征。


1)這些子特征中,可能被審查員全部評爲不是區別技術特征。但如果本申請中這些子特征能構成一個完整的方案,而對比文件1中出現的上述特征卻分別出現在多個實施例中,這些子特征構成的整個技術特征就應該認爲是區別技術特征。


2)这些子特征中,也可能是部分特征被审查员评为不是區別技術特征,部分特征被评为区别技术特征。但本申请中这些子特征能构成一个完整的方案,因此,这些子特征构成的整個母技術特征就應該認爲是區別技術特征。


3)這些子特征中,還有可能被審查員全部評爲是区别技术特征。但本申请中这些子特征能构成一个完整的方案,所构成的整个方案能对应解决一个整体的技術問題,可能这个整体的技術問題就是專利的发明点。但如果每一个子特征单独引出要解决的技術問題,就容易降低创造性门槛了。当然这个也是步骤3中需要重点分析的问题。



針對步驟3:第六式到第八式


第六式——利涉大川


判断要解决的技術問題过于零散


接著上面第5式的問題,當審查員找到了兩個或兩個以上的區別技術特征以後,需要判斷審查員是否分別將所述區別技術特征固有能解決的問題直接作为本專利要解决的技術問題,从而直接推导本專利申请没有创造性。


当本申请存在多个区别技术特征时,结合本发明的背景,很多情况下是需要将上述多个区别技术特征相结合来解决一个新的技術問題,这个技術問題是新的,或者这种结合来解决技術問題的方式是新的,不是靠单独一个区别技术特征就能想到和解决的,这样相結合的方案是具有創造性的。但如果每一个子特征单独引出要解决的技術問題,就容易降低创造性门槛了。


第七式——突如其來


判断要解决的技術問題是否过于上位


基于区别技术特征,可能审查员提出要解决的技術問題会过于上位,比如区别技术特征是低温加热,要解决的技術問題就上位成节约能耗。因爲这样审查员就能扩大对比文件2、3的寻找范围,所有需要节约能耗的解决方案都能用来对比区别技术特征。


對于這種審查意見,還是需要立足于區別技術特征和技術領域本身,有可能低溫加熱除了降低能耗以外,還具有整個設備降低耐高溫材料的使用量,降低成本的目的,因此需要將區別技術特征的效果完整描述。


当然,一般来说,单单“审查员提出要解决的技術問題会过于上位”这一个点,是很难说服审查员改变观点的,但如果能够把解决的技術問題的范围缩小,則後續說明技術方案非顯而易見時,就不容易認爲有結合的技術啓示。



第八式——震驚百裏


判断要解决的技術問題是否过于特征化


需要特别关注技術問題中是否包含技术特征,因爲根据《审查指南》的规定,技術問題要体现的是技術效果,而不是技术特征。如果要解決的問題中包含了技術特征,意味著解決這個問題的技術手段也順理成章的推導出來了。


举个例子,发明实际要解决的技術問題是氨纶的耐燃烧问题,本專利申请的技術方案是增加了一种阻燃剂,因爲影响氨纶耐燃烧有很多种解决方案,增加阻燃剂仅仅是其中的一种,但审查员定义的要解决的技術問題是添加有阻燃剂的氨纶的耐燃烧问题,这样的定义就是无形中降低了方案的创造性,这个就是要解决的技術問題是否过于特征化。


針對步驟4:第九式到第十七式


第九式——或躍在淵


當區別技術特征是公知常識,需要判斷在新的領域中相應技術是否是公知常識


當審查員認爲區別技術特征是公知常識,首先是判斷其是否真的爲公知常識,但一般不推薦從這個維度進行審查意見答複,因爲成功的可能性極低。而應該首先去判斷在本專利涉及到的技術領域中,上述區別技術特征是否是公知常識。


在通常情况下,一般都是为了解决一个技術問題,发明人引入了其他領域中的現有技術。但需要注意的是,在一个領域中认为是公知常识,可以解决特定的技術問題,并不一定在其他領域中也是公知常识,在其他領域中也并不一定能解决完全相同的技術問題。


因爲領域的不同,即使类似的技术应用在新的領域上,由于使用環境的變化,技術方案也會有所變化,進一步的,最終的效果也會有所變化。如果我們能抓住其中一些變化,這將成爲答複的突破點。


第十式——雙龍取水


当区别技术特征是公知常识,判断公知常识通常解决的技術問題和区别技术特征要解决的技術問題是否一致


当区别技术特征是公知常识,并不一定意味着在所有的应用环境中,上述区别技术特征产生的技術效果都是完全一致的。


举个例子,有些情况下LED灯用来照明,有些情况下LED灯用来指示信号,有些情况下用于背光显示,因此,并不是说只要认定LED灯为公知常识,就一定没有创造性,还需要判断公知常识通常解决的技術問題和区别技术特征要解决的技術問題是否完全一致。當發現不一致,該點就能成爲答複的突破點。


第十一式——魚躍于淵


当区别技术特征是公知常识,需要判断区别技术特征要解决的问题在这个領域中不公知


也许本申请文件和对比文件1相比的区别技术特征就是公知常识对应的特征,也许公知常识通常解决的技術問題和区别技术特征要解决的技術問題完全一致,这是否意味着这个專利就被判了死刑,还是未必。


我们可以看一下区别技术特征要解决的问题在这个領域中是否属于常见,有可能因爲应用領域的不同,本申请通常并不会出现公知常识能解决的技術問題。但因爲应用在了一个特殊的技术領域产生了一个新的问题,或者該問題原來沒人發現,哪怕應用公知常識,仍有答辯的空間。


第十二式——時乘六龍


當區別技術特征爲對比文件1的其他實施例的特征,判斷區別技術特征和其他特征是否是並列的特征


当审查员认为区别技术特征为对比文件1的其他实施例的特征,肯定是在相同的領域,对于要求解决的技術問題的认知一般也不会发生偏差,只能从对比文件的特征是否可以相结合的角度来突破。


例如本專利包括A+B+C,對比文件的實施例1中公開了A+B,對比文件的實施例2中公開了A+C,審查員認爲C是區別技術特征。但這種可能包括兩者情況:



1)如果兩個實施例是並列的,是爲了解決一個問題的兩個並列的實施例,在對比文件的實施例中,有了B,就不可能在增加C的特征,因此對比文件B和C就沒有結合啓示。


2)如果實施例2中明確說爲了改善某個特性而采用C特征,本申請沒有這個問題或者本申請是爲了反向改善這個特性,對比文件B和C也就沒有結合啓示。


在这种情况下,为什么本專利申请包括B+C,肯定是其中的技術方案或技術效果并非简单的1+1=2,如果可以在这个点作进一步的描述,这个案子应该就能通过审查了。


第十三式——密雲不雨


當區別技術特征爲對比文件2(或對比文件3)的特征,首先判斷對區別技術特征和對比文件2(或對比文件3)的特征是否完全相同


根据“三步法”,审查员是基于区别技术特征要解决的技術問題而找到的对比文件2,但审查员找到的对比文件2的比对技术特征不太可能和区别技术特征完全一致,我们需要找出其中的区别。


第一,需要特別注意對比文件2的比對技術特征的認定是否合理,對比文件2的比對技術特征是否是一個完整的特征,對比文件2的比對技術特征的拆分是否正確等。如果發現比對技術特征認定不正確,就可以直接認定審查員找到的對比文件2的比對技術特征和區別技術特征不一致,那麽答複就很容易突破了。


第二,不管对比文件1和对比文件2的技术領域是否相同,對比文件2的比對技術特征和区别技术特征还是很可能有很多細節是不一致的,因此需要从产品原理、实现方式、应用背景等方面入手,一点一点地分析对比文件與本申请的实现方式,最终得出技术特征不同,解决的技術問題不同的结论,这样答复也能突破了。


第十四式——損則有孚


当区别技术特征为对比文件2(或对比文件3)的特征,其次判断对比文件2的技术領域和本申请是否相同,若不相同则从技术領域不同,推导到技術方案和技術效果有不同


当对比文件1和本申请的技术領域相同,但对比文件2和本申请的技术領域不同,也就是对比文件2和对比文件1的技术領域不同,两者技术領域不同,本来就存在一定的结合的难度。


其次,因爲不同領域,哪怕对比文件2的比对技术特征和区别技术特征完全相同,但实际要解决的问题也可能会有一些差别。同样的搅拌结构,用于混凝土机搅拌水泥、豆浆机搅拌豆浆、化工厂搅拌原料,由于中间的原料大小、颗粒、目的等的不同,最终的技術方案肯定会有不同,將不同點重點凸現出來,就能推导到技術效果也不同,从而完成创造性的答复。



第十五式——龍戰于野


當區別技術特征爲對比文件2(或對比文件3)的特征,再其次判斷對比文件1和2是否存在相結合的技術啓示


判断对比文件1和对比文件2是否存在相结合的技术启示,主要看对比文件2是否存在启示解决区别技术特征对应的技術問題。


1)首先,對比文件1和2是否存在矛盾的技術特征,導致對比文件1和2的特征不能相結合;


2)其次,對比文件2的比對技術特征和区别技术特征一致,但对比文件2的比对技术特征所产生的技術效果和区别技术特征的技術效果不一致的,没有技术启示;


3)因爲某些特征的限定,根据对比文件1不会想到有区别技术特征产生的技術問題,导致对比文件2没有技术动因去改进对比文件1。




第十六式——履霜冰至


當區別技術特征爲對比文件2(或對比文件3)的特征,還需要判斷對比文件1和2相結合的難度


如果對比文件1和對比文件2的特征很容易結合的,且存在相結合的技術啓示,那專利肯定沒有創造性。但如果對比文件1和對比文件2相結合很麻煩,哪怕从要解决的技術問題层面存在结合启示,也是有可能答複授權的。


例如,原來對比文件1和對比文件2相結合很複雜,但本專利申請方案經過了怎麽樣的調整,或者是在一個獨特的應用場景下面,結合就不複雜了,意想不到,從而獲得了一種新的結合方案,這個方案就是具有創造性。


再或者,直接描述为了对比文件1和对比文件2相结合而新增加的技術方案,也许这个方案没有出现在权利要求中(那就需要修改權利要求),這個新增加的方案是比較複雜的,該專利申請也是具有授權可能性的。

第十七式——羝羊觸蕃


针对步骤4,当区别技术特征为对比文件2(或对比文件3)的特征,最后判断技術效果是否可以达到1+1》2


对于发明專利而言,如果技術效果1+1=2是不具有创造性,只有1+1》2才有可能具备创造性。


因此需要分析当对比文件2與对比文件1相结合,最终的效果是否大于单独的对比文件1的特征和对比文件2的特征的效果之和,或者对比文件2與对比文件1相结合是否产生了一个新的功能或效果。如果有,意味著新的發明專利誕生了。


 终 极 答 复


第十八式——神龍擺尾


當本申請和對比文件的工作原理不同時,直接從工作原理入手答複


對于一部分開拓性發明,申請人花了巨大的人力或物力才研發成果,但審查員還是找了多篇對比文件進行比對和評述,爲了盡快授權,可以直接將整個新申請的原理進行系統的闡述,大部分時候效果非常好。


申请人可以从权利要求和要解决的技術問題,重点阐述本发明的工作原理,现有技术的几篇專利他们是为了解决什么问题,工作原理是怎么样的,两者的工作原理有哪些本质的区别,同时陈述一下区别技术特征带来的优点,这样專利应该就很容易授权了。



以上就是鄙人在答复过程中的降龙十八掌,而每一招式的核心口诀就是“透过现象看本质”,需要答辩者在答复的实战中不断的领悟與练习,一旦答辩者学会并熟练掌握这些招式,那么在答复的道路中就会所向披靡,逐步突破审查员的层层关卡,向授权的终点靠近。


-END-



商标 |  專利 |  项目  | 版权 

最有趣的IP人,最有料的IP內容

裕阳公衆號二维码 關注裕陽公衆號,隨時獲取裕陽動態
相關新聞
熱門産品
友情链接:pk10赛车网站  飞艇彩票开奖网  108娱乐彩票登录  众赢彩票官方网  河北福彩快三彩票  如意彩票开户  广东快三平台  快8彩票app  飞艇彩票官方网站  亚博平台网站